Why register your trademark in Asia?

Updated: Mar 1

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Brand protection is an important element in a business internationalization strategy. Often, erroneously, it is believed that the registration of the company name with the Register of Companies is sufficient to protect oneself. Instead, the company name and brand are different things from a legal point of view. Thus, it may happen that the opportunity to enter an international market with your own brand is precluded, if unfortunately the latter had already been registered by a third party. This is because for trademarks, the general rule is the first to file, that is to say that whoever files the trademark first in the reference territory for the products and services of interest will be protected. Registration times and costs depend on the territory where the trademark is to be registered and on the products and services of interest identified in the 45 classes of the International Classification of Nice. Before filing an application for registration of a trademark, it is highly advisable to carry out a trademark availability search for classes and territory of reference to avoid unpleasant surprises related to any rejection of the application, which could nullify the investment made. In light of this brief introduction, here are some reasons why it is useful to register your own brand and some tips for approaching the Asian markets.


1.You can defend yourself more easily, quickly and economically from unfair competitors, who take advantage of your professional and economic efforts.

The registration of the trademark gives the owner the power to prohibit its use by third parties and to oppose any application for registration of identical or similar trademarks for the same categories of products or services. If, on the other hand, the trademark is not registered, it will be necessary to demonstrate its use or notoriety, circumstances that are not always easy to prove and that involve time and costs, with no guarantees of success.


2. You can expand your trademark protection internationally by claiming a priority right within 6 months of your first filing.

Through a simplified procedure, it is possible to file an application for an International Trademark at the World Intellectual Property Organization for all those countries that have joined the Madrid Agreement and Protocol (for example China, Singapore, Japan, Azerbaijan, Thailand, Indonesia, Vietnam and others). International trademark is convenient when you want to extend international trademark protection in several countries at the same time, as it allows you to save on registration fees. On the other hand, for all other countries, which are not part of the Madrid System, but which have joined to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, it is possible to proceed with an ad hoc foreign filing, making the trademark protection retroactive to the date of first filing, provided that priority is claimed within six months of that date.


3. You can exploit the trademark commercially

The registered trademark is an asset that can be economically exploited like any other corporate asset, through assignment or license. The company can thus collect prices and royalties and amortize the costs incurred. The trademark can also be used to access new sources of financing (e.g. mortgages, leasing, securitisations of license agreements, etc.).


4. You can increase the value of your business

The trademark can become synonymous with product or service quality in the minds of consumers. It is an immediate and effective method of communication on the market. The trademark is the image of your business and allows you to distinguish your products and services from those of competitors.


5. Consider the legal and cultural peculiarities of the reference international market

For example, registering a trademark in China is not the same as registering it in Hong Kong, Macao and Taiwan as well. In these countries there are independent administrative offices and therefore separate filings will have to be made to protect the trademark also for those territories. In addition, it is important to consider registering the transliteration of the trademark in Chinese characters, as many local competitors may use the Chinese transliteration of the trademark to create confusion among consumers. Another fundamental aspect for a successful strategy is to know the local culture. As the Dolce & Gabbana case taught us in 2018, a communication strategy in contrast with local cultural sensibilities can damage even the most famous and notorious brands. This is why it is essential to rely on a team of experienced professionals capable of accompanying SMEs along their internationalization path, playing a role as a bridge between different cultures.


* This article is not a legal advice, but it has an informative function only. For personalized legal advice, contact us by e-mail info@dongpartners.eu or by phone +39 06 916505710.

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Perché registrare il tuo marchio in Asia?


La tutela del marchio è un elemento importante in una strategia di internazionalizzazione d’impresa. Spesso, erroneamente, si ritiene che la registrazione della denominazione sociale presso il Registro delle Imprese sia sufficiente a tutelarsi. Invece, il nome dell'azienda e il marchio sono cose diverse da un punto di vista giuridico. Così, può capitare di vedersi preclusa l’opportunità di entrare in un mercato internazionale con il proprio marchio, se malauguratamente quest’ultimo fosse già stato registrato da un terzo. Ciò perché in materia di marchi, la regola generale è il first to file, vale a dire che sarà tutelato chi deposita per primo il marchio nel territorio di riferimento per i prodotti e servizi di interesse. I tempi e i costi di registrazione dipendono dal territorio dove si vuole registrare il marchio e dai prodotti e servizi di interesse identificati nelle 45 classi della Classificazione Internazionale di Nizza. Prima di depositare una domanda di registrazione di un marchio è fortemente consigliabile realizzare una ricerca di anteriorità nel territorio di riferimento per evitare spiacevoli sorprese relative ad eventuali rigetti della domanda, che potrebbero vanificare l’investimento realizzato. Alla luce di questa breve premessa, ecco alcune ragioni per cui è utile registrare il proprio marchio ed alcuni consigli per approcciare i mercati asiatici.


1.Puoi difenderti più facilmente, velocemente ed economicamente da concorrenti sleali, che approfittano dei tuoi sforzi professionali ed economici.

La registrazione del marchio attribuisce al titolare il potere di vietarne l’uso a terzi e di opporsi a qualsiasi domanda di registrazione di marchi identici o simili per le stesse categorie di prodotti o servizi. Se invece il marchio non è registrato, sarà necessario dimostrarne l'uso o la notorietà, circostanze non sempre facili da provare e che comportano tempi e costi, senza garanzie di successo.


2. Puoi espandere a livello internazionale la tutela del marchio, ottenendo un diritto di priorità entro 6 mesi dal primo deposito.

Attraverso una procedura semplificata, è possibile depositare una domanda di Marchio Internazionale presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale per tutti quei Paesi che hanno aderito all'Accordo e Protocollo di Madrid (per esempio Cina, Singapore, Giappone, Azerbaijan, Thailandia, Indonesia, Vietnam e altri). Il marchio internazionale è conveniente quando si vuole estendere la protezione internazionale del marchio in più paesi contemporaneamente, poiché permette di risparmiare sulle tasse di registrazione. Invece, per tutti gli altri Paesi, che non fanno parte del Sistema Madrid, ma che hanno aderito alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, è possibile procedere con un deposito estero ad hoc, facendo retroagire la protezione del marchio alla data del primo deposito, a condizione che la rivendicazione della priorità avvenga entro sei mesi da tale data.


3. Puoi sfruttare commercialmente il marchio

Il marchio registrato è un bene che può essere sfruttato economicamente come un qualsiasi altro asset aziendale, attraverso cessione o licenza. L'azienda può così riscuotere prezzi e royalties e ammortizzare i costi sostenuti. Il marchio può essere utilizzato anche per accedere a nuove fonti di finanziamento (es. mutui, leasing, cartolarizzazioni di contratti di licenza, ecc.).


4. Puoi aumentare il valore della tua impresa

Il marchio può diventare sinonimo di qualità del prodotto o del servizio nella mente dei consumatori. È un metodo di comunicazione immediato ed efficace sul mercato. Il marchio è l'immagine della tua impresa e ti permette di distinguere i tuoi prodotti e servizi da quelli dei concorrenti.


5.Considera le peculiarità legali e culturali del mercato internazionale di riferimento

Ad esempio, registrare un marchio in Cina non equivale a registrarlo anche a Hong Kong, Macao e Taiwan. In questi paesi esistono degli uffici amministrativi indipendenti e quindi si dovranno fare dei depositi separati, se si vuole ottenere tutela anche per quei territori. Inoltre, è importante valutare l'opportunità di registrare la traslitterazione del marchio in caratteri cinesi, poiché molti concorrenti locali potrebbero utilizzare la traslitterazione cinese del marchio per creare confusione tra i consumatori. Altro aspetto fondamentale per una strategia di successo è conoscere la cultura locale. Come ci ha insegnato il caso Dolce & Gabbana nel 2018, una strategia comunicativa in contrasto con le sensibilità culturali locali può danneggiare anche i marchi più famosi e affermati. Per questo è fondamentale affidarsi a un team di professionisti esperti e capaci di accompagnare le PMI italiane lungo il proprio percorso di internazionalizzazione, svolgendo un ruolo di ponte tra culture diverse.


*Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710.


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